CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY

Professor Michael Blakeney
Queen Mary Intellectual Property Research Institute
University of London

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giáo sư Michael Blakeney
Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary
Đại học London
Provided and translated by
the EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II) Tài liệu này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II)
dịch và cung cấp

người khác được thể hiện bằng văn bản dưới hình thức một tài liệu pháp lý thường được
gọ
i là “văn bản chuyển nhượng” hay đơn giản hơn, một “chuyển nhượng”. Bên chuyển
giao được gọi là “bên chuyển nhượng” và cá nhân hoặc pháp nhân kia, bên nhận chuyển
giao, được gọi là “bên nhận chuyển nhượng”. Khi việc chuyển nhượng được tiến hành,
“bên chuyển nhượng” không còn một quyền bất kỳ về SHTT. “Bên nhận chuyển nhượng”
trở thành chủ sở hữu mới của SHTT và được phép thực thi tất cả các quy
ền độc quyền của
chủ sở hữu quyền ban đầu.

Li-xăng là việc chủ sở hữu SHTT cho phép cá nhân hoặc pháp nhân khác thực thi tại một
nước và trong một thời hạn quyền SHTT nhất định một hoặc nhiều hành vi trong phạm vi
các quyền độc quyền về SHTT tại nước đó. Khi có được sự cho phép đó, một “li-xăng” sẽ
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
3
được cấp. Tài liệu pháp lý chứng minh sự cho phép của chủ sở hữu SHTT này thường
được gọi là “hợp đồng li-xăng” hoặc, đơn giản hơn, một “li-xăng”.

Chủ sở hữu SHTT thực hiện việc cho phép được gọi là “bên chuyển quyền”. Cá nhân
hoặc pháp nhân nhận sự cho phép được gọi là “bên được chuyển quyền”. Li-xăng thường
được cấp với những điều kiện nhất đị
nh được quy định tại các tài liệu bằng văn bản mà
trong đó li-xăng được cấp cho bên được chuyển quyền. Tại một số nước, hình thức pháp
lý của văn bản chứng minh việc chuyển nhượng hay hợp đồng li-xăng cũng như các thủ
tục và yêu cầu khác liên quan đến việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng
được quy định bởi luật SHTT, luật chuyể
n giao công nghệ hoặc luật thương mại. Vì vậy,
có thể áp đặt một yêu cầu là văn bản chuyển nhượng quyền SHTT phải đảm bảo các thủ
tục để có hiệu lực theo một cách thức riêng, ví dụ, có thể yêu cầu văn bản này phải được
ký bởi không chỉ bên chuyển nhượng mà cả bên nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, tại một

4
thuận sẽ liên quan đến một dòng công nghệ từ một bên, đổi lấy dòng tiền phí li-xăng hay
các loại tiền thù lao khác từ phía bên kia. Nếu những điều đã cam kết không được thực
hiện, việc cân nhắc có thể thất bại và hợp đồng chấm dứt. Trái với yêu cầu về sự quan tâm
cân nhắc để có hiệu lực ở hệ thống thông luật, tại một số nước theo hệ
thống luật lục địa
như Đức, cam kết vô điều kiện (những cam kết được thực hiện một cách tự nguyện mà
không phải chi trả bất cứ một khoản tiền nào) lại có thể được thực thi.

Việc thực thi phù hợp với các điều khoản của hợp đồng sẽ miễn trừ các nghĩa vụ của một
bên đối với h
ợp đồng. Không thể thực hiện hợp đồng, hoặc không thực hiện theo đúng
hợp đồng có thể khiến một bên phải gánh trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Tùy theo bản
chất của hành vi vi phạm, bên bị vi phạm có thể coi như hợp đồng đã chấm dứt, hoặc có
thể vẫn tiếp tục hợp đồng. Trong cả hai trường hợp, bên bị vi phạm có thể kiện đòi b
ồi
thường thiệt hại. Nếu hành vi vi phạm nhỏ, biện pháp giải quyết sẽ là bồi thường thiệt hại.

Nhìn chung, hợp đồng sẽ xác định các tình huống mà theo đó bên bị vi phạm có thể coi
như hợp đồng đã kết thúc. Hợp đồng có thể bao gồm một điều khoản miễn trừ trách
nhiệm của các bên. Điều khoản này phải được thông báo cho bên có liên quan biết.

Nếu m
ột bên thực hiện quyền chấm dứt hợp đồng do hợp đồng bị vi phạm, nghĩa vụ tiếp
tục thực hiện hợp đồng của hai bên không còn và bên vi phạm thường sẽ bị yêu cầu bồi
thường thiệt hại cho những mất mát mà bên bị vi phạm phải chịu.
Khi hợp đồng được hình thành trên một cơ sở không đúng đắn, bên bị vi phạm có thể
được phép huỷ b
ỏ hợp đồng và kiện đòi bồi thường thiệt hại. Nhìn chung, để làm được
điều này, sự không đúng đắn phải lôi kéo được một người phù hợp tham gia vào hợp

giảm thiểu đến mức tối đa các thiệt hại từ việc hợp đồng bị vi phạm. Thiệ
t hại phải được
tính toán kỹ càng theo một cách hợp lý ở khía cạnh do việc hợp đồng bị vi phạm gây ra.

Trong những tình huống nhất định, một hợp đồng có thể không thể được thực thi, bởi sự
can thiệp của các quy định pháp luật, như luật cạnh tranh chẳng hạn. Trong trường hợp
này, hợp đồng có thể được cứu vãn bằng cách tách các điều khoản xung đột ra, với
điều
kiện các điều khoản xung đột này không nằm trong phần chủ chốt của hợp đồng.

Việc sửa hợp đồng có thể được thực hiện trong trường hợp các bên mắc lỗi giống nhau.
Có một số ngoại lệ hẹp đối với quy định này, đó là đối với trường hợp có gian lận, không
nhất quán (khi một bên giao dịch biết hợp đồng có mắc lỗ
i có lợi cho họ nhưng không
làm gì để sửa lỗi) và giao dịch đơn phương. Tiêu chuẩn về bằng chứng cho loại lỗi này là
rất cao và gánh nặng tìm ra bằng chứng chắc chắn thuộc về bên muốn sửa hợp đồng. Khi
các bên đã đạt được thỏa thuận sau một quá trình đàm phán kéo dài, tiêu chuẩn về bằng
chứng còn có thể cao hơn.
4. Giải thích hợp đồng

Để xác định được ý định c
ủa các bên, tòa án sẽ đọc tổng thể nội dung hợp đồng, đặt các
câu chữ được sử dụng theo nghĩa tự nhiên và bình thường của chúng vào bối cảnh hợp
đồng, quan hệ giữa các bên và tất cả các yếu tố liên quan xung quanh giao dịch đã có giữa
các bên. Theo thông luật, việc giải thích hợp đồng không liên quan đến việc tìm hiểu ý
định thật sự của các bên, mà là nghĩa khách quan của hợp đồng.
Việc giải thích hợp
đồng là việc xác định những gì mà ngôn ngữ của hợp đồng có thể biểu
lộ cho một người nói tiếng Anh thông thường một cách hợp lý. Do đó, hợp đồng phải
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp


Đối tượng

Đối tượng của li-xăng thường sẽ được xác định trong các điều khoản định nghĩa và phụ
lục. Chi tiết về đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ được chuyển quyền sử dụng sẽ được xác
định theo trình tự. Know-how sẽ được xác định cùng sản phẩm, cách sử dụng hay hoạt
động. Nội dung này có thể
được mô tả trong li-xăng, hoặc trong một hướng dẫn vận hành.
Cần cân nhắc kỹ khi soạn thảo phần định nghĩa để có thể bao hàm sở hữu trí tuệ có liên
quan.

Lĩnh vực sử dụng

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
7
Để tối đa hóa lợi ích thu được từ công nghệ của mình, bên chuyển quyền sử dụng có thể
tách các phần sử dụng được phép khác nhau chuyển giao cho các bên được chuyển quyền
khác nhau. Ví dụ, một dược phẩm có thể được sử dụng cho cả người và động vật và bên
chuyển quyền có thể hạn chế bên được chuyển quyền là bác sĩ thú y với phạm vi sử dụng
được phép là các ứng dụng không dành cho ng
ười.

Hạn chế về mặt lãnh thổ

Về phạm vi, sở hữu trí tuệ có tính quốc gia, có ngoại lệ là các quyền sở hữu trí tuệ trên
toàn lãnh thổ Cộng đồng châu Âu, như Nhãn hiệu Cộng đồng và Sáng chế Cộng đồng.
Quyền sở hữu trí tuệ quốc gia có thể được chia nhỏ trong nhiều thỏa thuận li-xăng (ví dụ,
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh) hoặc một số quyề
n quốc gia có thể được mở rộng phạm vi trên
cơ sở xây dựng lãnh thổ được cấp li-xăng (ví dụ, Đông Nam Á, Tây bán cầu, v.v.).

Bên chuyển quyền phải đảm bảo rằng họ có quyền đối với các quyền sở hữu trí tuệ và
một đối tượng bất kỳ khác của li-xăng. Khi một quyền có liên quan đến một gánh nặng tài
chính nào đó, như một tài sản thế chấp hay đảm bảo, điều này cần phải được công bố.

Đảm bảo hiệu lực

Đảm bảo hiệu lực m
ột quyền SHTT được chuyển giao là không bình thường, bởi đăng ký
không được đảm bảo hiệu lực. Cuối cùng, hiệu lực sẽ được xem xét tại toà án và điều này
là không bình thường đối với hầu hết li-xăng. Bên được chuyển quyền có thể phải có
trách nhiệm đảm bảo đền bù thiệt hại bất kỳ cho một bên thứ ba. Có thể đạt được điều này
bằng một khoả
n đền bù tương đương với một tỷ lệ phần trăm tiền phí li-xăng trả cho bên
chuyển quyền trong khoảng thời gian giải quyết việc kiện tụng với bên thứ ba hoặc bằng
việc giảm tạm thời tiền phí li-xăng trong tương lai cho đến khi chi trả tất cả hoặc một
phần thiệt hại được thống nhất giữa hai bên.

Phù hợp với mụ
c đích

Khi một công nghệ được phát triển vì một mục đích cụ thể, bên được chuyển quyền sẽ
cần được đảm bảo rằng công nghệ phải phù hợp với mục đích đó. Việc bảo đảm này
thường sẽ được cụ thể hóa theo các điều kiện vận hành thông thường, để đạt được các kết
quả cụ thể ở mộ
t mức chi phí cụ thể.

Các điều khoản ngoại lệ

Sẽ là không bình thường trong một li-xăng nếu cố gắng loại trừ trách nhiệm khi có vi
phạm các điều kiện theo quy ước. Nhìn chung, các điều khoản ngoại lệ sẽ được giải thích

hiện nếu có sự đảm bảo về mức tiền phí li-xăng tối thiểu, và ngược lại sẽ phải thực hiện
nếu không có khoản thù lao t
ối thiểu đó. Nguyên tắc chung là bên được chuyển quyền có nghĩa vụ tiến hành tất cả các bước theo
khả năng của mình mà một người trung bình có thể làm được vì lợi ích của người đó để
đạt được kết quả như mong muốn. Việc xem xét thế nào là trung bình trong từng tình
huống sẽ phụ thuộc vào bản chất, khả năng, năng lực và trách nhiệm của bên nhận chuyển
giao trong từng hợp đồng cụ thể.

(d) Cải tiến công nghệ Hệ quả tất yếu không thể tránh khỏi của li-xăng công nghệ là cả bên chuyển quyền và bên
nhận chuyển quyền đều có thể cải tiến công nghệ. Hợp đồng li-xăng có thể quy định cấp
ngược trở lại cho bên chuyển quyền những cải tiến này. Việc cấp ngược trở lại này s
ẽ
phải được thực hiện theo các quy định của luật cạnh tranh.

Vấn đề gây tranh cãi là định nghĩa “cải tiến”. Theo định nghĩa rộng, cải tiến là “tiến bộ kỹ
thuật liên quan đến công nghệ đã được cấp li-xăng được thể hiện trong một sáng chế, kiểu
dáng, thay đổi phần mềm, hoặc bí quyết có khả năng bảo hộ hoặc được bảo hộ
bởi một
bằng độc quyền sáng chế, một quyền về kiểu dáng đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, hay bởi
luật về bí mật thương mại, được tạo ra sau ngày có hiệu lực của một thỏa thuận li-xăng”.
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
10
Theo quan điểm hẹp hơn, cải tiến được giới hạn ở tiến bộ kỹ thuật tương tự với sáng chế
trong bằng độc quyền sáng chế đã được cấp li-xăng.


(a) Chuyển giao quyền, mặc dù phải tuân theo các quy định của luật cạnh tranh;
(b)
Chuyển giao quyền sở hữu có bảo lưu quyền tiếp tục sử dụng của bên được chuyển
quyền. Điều này sẽ trao cho bên chuyển quyền sở hữu quyền quản lý công nghệ;
(c) Cấp ngược trở lại một li-xăng không độc quyền.

6. Phí li-xăng

(a) Giới thiệu
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
11

Việc xem xét việc cấp một li-xăng có thể có nhiều hình thức. Nó có thể được thực hiện
dưới hình thức trả trước trọn gói, hoặc trả phí li-xăng, hoặc kết hợp cả hai hình thức này.
Một hình thức thanh toán khác là giá trị cổ phần trong doanh nghiệp được cấp li-xăng
khai thác công nghệ. Cũng có thể xem xét các hình thức khác như tài trợ hoạt động
nghiên cứu, chỉ định ban cố vấn, quyề
n đầu tiên đối với các cải tiến và giải quyết các vụ
kiện tụng còn tồn đọng. Hình thức trả phí li-xăng thường gặp là tính tỷ lệ trả phí trên
doanh số bán hàng. Có thể là một khoản tiền tối thiểu phải trả hàng năm, theo một tỷ lệ
nhất định hoặc một khoản trọn gói nếu chưa thu được lợi nhuận bằng lệ phí li-xăng. Li-
xăng có th
ể được bắt đầu bằng việc trả một khoản trọn gói, cho đến khi thu được khoản
lợi nhuận bằng lệ phí li-xăng. Nghĩa vụ trả một khoản trọn gói hoặc một khoản tiền tối
thiểu phụ thuộc vào tính rủi ro của công nghệ. Bên cấp li-xăng sẽ ở vị thế thuận lợi hơn
khi đòi số tiền này nếu công nghệ
đã được phát triển.
Trong trường hợp li-xăng công nghệ ở nước ngoài, sẽ nảy sinh vấn đề loại tiền tệ thanh
toán và tỷ giá quy đổi. Ngày quy đổi tiền tệ có hiệu lực sẽ được lựa chọn. Ngày này có thể

hoặc nghiên cứu khả thi.

Hình thức thanh toán trọn gói có lợi thế là thủ tục đơn giản hơn trả phí theo tỷ lệ. Bên
được chuyển quyền cũng c
ảm thấy hài lòng hơn khi họ không phải công khai tài chính với
bên chuyển quyền đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Đối với bên chuyển quyền, lợi thế
của loại hình thanh toán này là nguồn vốn kinh doanh của họ sẽ tăng ngay lập tức.

Trong khi hình thức thanh toán trả trước thường được quy định trong các thỏa thuận có
chứa bí quyết, các li-xăng không chứa bí quyết lại thường không có quy định này. Theo
quan điểm c
ủa bên chuyển quyền, điều này sẽ khuyến khích bên được chuyển quyền nỗ
lực theo đuổi công nghệ. Hình thức phổ biến nhất là bên chuyển quyền ở vị thế mạnh hơn
và yêu cầu trả một khoản phí tối thiểu. Nếu bên được chuyển quyền giỏi đàm phán, họ có
thể đòi hỏi không có các khoản phí trả trước hay tối thiểu nào một cách quyết li
ệt.

Bên được chuyển quyền có thể phải thanh toán riêng phí dịch vụ kỹ thuật cụ thể mà bên
chuyển quyền cung cấp liên quan đến li-xăng. Những quy định này có thể được xem xét
theo ba yếu tố chính (a) các chương trình đào tạo nhân lực cho bên được chuyển quyền,
(b) các dịch vụ kỹ thuật cụ thể được thực hiện có sử dụng địa điểm và các thiết bị của bên
chuyển quy
ền, và (c) chuyên gia kỹ thuật bên chuyển quyền cung cấp cho nhà máy của
bên được chuyển quyền.

Bên chuyển quyền thường sẽ đồng ý cung cấp dịch vụ đào tạo miễn phí, nhưng bên được
chuyển quyền sẽ phải trả phí đi lại và ăn ở cho những người được đào tạo. Các loại phí
cho các mục (b) và (c) thường sẽ được tính theo giờ và ngày cho mỗi người, cộng thêm
chi phí đi lại và
ăn ở phát sinh trong trường hợp hỗ trợ trực tiếp cho nhà máy của bên

Li-xăng độc quyền thường quy định một khoản phí tối thiểu hàng năm được coi là khoản
thu nhập đảm bảo hàng năm cho bên chuyển quyền. Tuy nhiên, các thỏa thuận không độc
quyền thường không có quy định này. Nhìn chung, các bên thường tính toán khoản phí tối
thiểu dựa trên cách tính toán truyền thống là doanh số bán hàng sau khi đã trừ các chi phí
trong thờ
i hạn hợp đồng. Bên được chuyển quyền cần thận trọng khi chấp nhận các điều
khoản về mức phí li-xăng tối thiểu bởi nó có thể là một gánh nặng tài chính khá lớn nếu
phải lùi thời điểm bắt đầu triển khai sản xuất. Nếu không, bên được chuyển quyền nên
đàm phán bắt đầu trả phí li-xăng tối thiểu sau một thời gian khai thác ban đầu và sau đó s
ẽ
tăng dần (sau năm năm hoặc hơn) lên một khoản tiền thống nhất giữa hai bên có giá trị
trong suốt thời hạn của thỏa thuận.

Theo quan điểm của bên chuyển quyền, các khoản phí tối thiểu trong một thỏa thuận li-
xăng được quy định nhằm mục đích đảm bảo bên được chuyển quyền sẽ nỗ lực hết sức
mình để khai thác công ngh
ệ. Các thỏa thuận này có thể quy định thời hạn kết thúc li-
xăng nếu không trả phí tối thiểu hoặc rộng hơn, chuyển li-xăng từ dạng độc quyền sang
không độc quyền. Vì lý do này, nếu trả phí tối thiểu là điều không thể tránh khỏi trong
thỏa thuận li-xăng, bên nhận li-xăng phải cố gắng đàm phán để đạt được quy định về
khoản phí li-xăng tố
i thiểu khả thi và thỏa đáng.

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
14
Việc đưa ra các quy định chuẩn xác về các khoản phí li-xăng tối thiểu là rất khó, bởi nó
liên quan đến quá nhiều yếu tố. Một trình tự hợp lý là cả bên chuyển quyền và bên được
chuyển quyền đều cố gắng xây dựng kế hoạch dự trù về doanh số bán hàng, hoặc sử dụng
các dự đoán về thị trường dựa trên một nghiên cứu khả thi và sau đó, giảm các dự trù này
xu

kiểm định tính xác thực của chúng. Thông thường, sẽ có một quy định bổ sung yêu cầu
bên được chuyển quyền lưu các sổ sách tài chính cho phép bên chuyển quyền hoặc đại
diện của mình xác định được tất cả các khoản thanh toán đã được thực hiện và tính chính
xác của chúng. Những tài liệu này có thể được bên chuyển quyền hoặc một công ty kiểm
toán thứ ba được hai bên chấp nhận kiểm tra sau một thông báo phù hợp. Nếu cần kiểm
toán, thỏa thuận cũng cần quy định về việc bên nào sẽ phải chịu chi phí này.

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
15
(d) Trả tiền bản quyền riêng cho sáng chế và bí quyết kỹ thuật

Các hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế và bí quyết kỹ thuật thường có xu hướng
tách riêng việc thanh toán tiền bản quyền sử dụng hai đối tượng này. Có một số lí do giải
thích cho xu hướng này:
o Tiền bản quyền sử dụng sáng chế thường không mang tính đảm bảo cao vì luôn có
nguy cơ chúng bị tuyên bố vô hiệu.
o
Tiền bản quyền sử dụng sáng chế chỉ có hiệu lực trong thời hạn bảo hộ của sáng
chế có liên quan, còn tiền bản quyền sử dụng bí quyết kỹ thuật vẫn có hiệu lực sau
thời hạn bảo hộ của bí quyết (xem thêm phần viết về Chuyển quyền sử dụng bí
quyết kỹ thuật dưới đây).
o Đối tượng được chuyể
n quyền sử dụng đối với sáng chế thường bị giới hạn ở phạm
vi yêu cầu bảo hộ của sáng chế có liên quan, trong khi đó đối tượng được chuyển
quyền sử dụng đối với bí quyết kỹ thuật thường được quy định rộng hơn.

7. Vi phạm, chấm dứt hợp đồng và trách nhiệm

(a) Giới thiệu



Mỗi bên có thể xem xét liệu hành vi bị khiếu nại có được coi là hành vi vi phạm hợp đồng
hay không, hay nói cách khác, hành vi vi phạm có đủ mức độ nghiêm trọng để biện minh
cho việc chấm dứt hợp đồng hay không. Ví dụ bên chuyển quyền sử dụng thứ cấp cho
rằng việc bên nhận quyền sử dụng thứ cấp không thực hiện nghĩa vụ lập sổ sách kế
toán
nhằm đảm bảo cho kiểm toán có cơ sở tính phí bản quyền chính là hành vi vi phạm điều
khoản về lập sổ sách kế toán, và đây chính là cơ sở hợp pháp để bên chuyển quyền sử
dụng thứ cấp có thể chấm dứt hợp đồng chiểu theo điều khoản về chấm dứt hợp đồng.
Thẩm phán xét xử vụ việc này đã cho rằng bên chuyển quy
ền sử dụng thứ cấp có quyền
nêu trên.

Trường hợp không có điều khoản về chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng sẽ bị tự động chấm
dứt khi xảy ra vi phạm một điều khoản chủ chốt của hợp đồng.

Dưới đây là các trường hợp dẫn tới việc hợp đồng tự động bị chấm dứt:

Thanh toán đáo hạn

Bên chuyển quyền thường có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp việc thanh toán
tiền bản quyền bị đáo hạn trong một thời hạn ấn định, thường là từ 60 đến 90 ngày. Ở một
số nước, điều này không được áp dụng nếu việc thanh toán đáo hạn do những lí do tạm
thời từ hoạt động ngân hàng hay chính phủ.

Phá sản, vỡ nợ hay không trả được nợ

Tình trạng phá sản hay vỡ nợ cũng là nguyên nhân dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng. Khi
trường hợp này xảy ra, bằng hoặc với sự thừa nhận của bên nhận, khiến cho bên nhận
quyền không thể thanh toán tiền bản quyền hay triển khai công nghệ được chuyển giao,

Không sử dụng công nghệ được chuyển quyền: Bên được chuyển quyền không còn được
phép sử dụng sáng chế, bí quyết kỹ thuật hoặc các cải tiến công nghệ bất kỳ đã được
chuyển giao.
Máy móc: Trả lại các thiết bị máy móc đã mua liên quan tới công nghệ được chuyển
giao. Trong trường hợp này, bên được chuyển quyền có thể sẽ được nhận bồi thường.
M
ức bồi thường phải được quy định trong hợp đồng, ví dụ có thể dựa trên giá trị khấu hao
thiết bị.
Bồi thường tổn thất: Do chấm dứt hợp đồng, bên chuyển quyền có thể phải từ bỏ khoản
thu nhập mà không thể lấy lại một cách dễ dàng bằng việc chuyển quyền cho một bên
hoặc các bên khác sau khi chấm dứt hợp đồng. Điều này có th
ể xảy ra nếu thời điểm cấp
giấy phép thích hợp đã qua hoặc sự việc này tạo ra dư luận không tốt. Một điều khoản về
bồi thường tổn thất cho phép bên chuyển quyền thu được khoản thu nhập bị mất trong
các trường hợp này. Trong điều khoản quy định về bồi thường tổn thất đối với phần thu
nhập trong tươ
ng lai từ tiền bản quyền, trong trường hợp hợp đồng chưa bị chấm dứt, tổn
thất sẽ được ước tính và khấu trừ vào khoản thanh toán trọn gói cho bên chuyển quyền
trong khoảng thời gian quy định tính từ ngày chấm dứt hợp đồng. Quy trình thực hiện này
được thể hiện trong hợp đồng và thường nêu rõ việc khấu trừ theo tỉ lệ được thỏa thuận
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
18
trước. Trên thực tế, bên được chuyển quyền cần phải xem xét một cách kĩ lưỡng những
nội dung của điều khoản về bồi thường tổn thất và đàm phán điều khoản này với bên
chuyển quyền để đạt được cách tính tổn thất thấp hơn, hay thậm chí khả năng loại bỏ điều
khoản này.
Điều khoản cuối cùng: Trong ph
ần này, các điều khoản qui định về tác động của việc
chấm dứt hợp đồng, tính bảo mật, không sử dụng thông tin kỹ thuật, không sử dụng các
phần về sáng chế trong hợp đồng được nêu một cách cụ thể nhằm cứu vãn việc hết hạn

triển sản phẩm, xác định giá trị thương mại và các bước chuẩn bị trước khi tiến hành sản
xuất cũng như dự báo khả năng tồn tại của sản phẩm mới, toàn bộ thiết bị sản xuất, bảo
hành sản phẩm sau khi bán và các cải tiến. Thêm vào đó, tất cả
các việc không mang tính
kỹ thuật như phân phối, tiếp thị, huy động vốn và quản lý nhân sự cũng cần phải được
xem xét.
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
19

Nói một cách đơn giản, mục đích của luật sở hữu trí tuệ là cấp cho chủ sở hữu quyền phần
thưởng dưới dạng các quyền độc quyền trong khoảng thời gian giới hạn để chủ sở hữu
quyền đó có thể tiếp tục tiến hành đổi mới công nghệ của mình. Những đổi mới/cải tiến
này cuối cùng sẽ có lợi cho ng
ười tiêu dùng vì họ sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn các sản
phẩm, dịch vụ và công nghệ tốt hơn và rẻ hơn. Người ta cũng cho rằng nếu quyền sở hữu
trí tuệ không mang tính độc quyền, những nhà sáng tạo đổi mới sẽ không được khuyến
khích tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển, do đó sẽ dẫn đến tình trạng đình
trệ của nền kinh tế
thị trường. Tuy nhiên, trước mắt thì người nắm giữ quyền sở hữu trí
tuệ đang ở vào thế có thể tận dụng ưu thế trên thị trường của mình. Trong tình huống như
vậy, cần nỗ lực đảm bảo rằng chủ sở hữu quyền được khuyến khích một cách hợp lý để có
thể tiếp tục tiến hành hoạt động đổi mới, đồ
ng thời cũng nên áp dụng luật cạnh tranh để
đảm bảo rằng sự độc quyền như vậy không dẫn đến việc khai thác làm thiệt hại tới người
tiêu dùng cũng như các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Với một nỗ lực để hài hoà các lợi ích của việc đổi mới và tự do cạnh tranh, nhiều quốc gia
đã tìm cách loại bỏ hoạt động phi cạnh tranh ra khỏi các h
ợp đồng chuyển quyền sở hữu
trí tuệ và các giao dịch chuyển giao công nghệ. Một số hệ thống luật pháp còn đặc biệt

bằng cách xác định rõ các loại công nghệ và sản phẩm khác mà người mua có thể sử dụng
để thay thế công nghệ được chuyển giao theo một giá có lợi thế so sánh so với giá sử
dụng công nghệ được chuyển giao. Để xác định các thị trườ
ng công nghệ, cần có các
thông tin về thị phần, có hiểu biết về đánh giá đối tượng tham gia thị trường và mối quan
hệ thay thế giữa các công nghệ. Sách hướng dẫn về chống độc quyền đề xuất khoảng thời
gian 2 năm để một loại công nghệ mới được chấp nhận trên thị trường.

Trong việc định hình các thị trường cải tiến đổi mới,
Sách hướng dẫn về chống độc quyền
thừa nhận rằng hợp đồng chuyển quyền sử dụng có thể có ảnh hưởng cạnh tranh đến
những cải tiến đổi mới mà không thể được xác định một cách thỏa đáng thông qua các
phân tích về thị trường công nghệ hoặc sản phẩm. Ví dụ, những hợp đồng này có thể ảnh
hưởng đến sự phát triể
n của loại hàng hóa chưa được sản xuất hoặc sự phát triển của các
sản phẩm hay quy trình mới hoặc được cải tiến trong các thị trường địa lý nơi không có sự
cạnh tranh tiềm ẩn hay thực sự nào giữa các hàng hóa có liên quan.

Sách hướng dẫn về chống độc quyền cũng chỉ ra rằng thị trường cải tiến đổi mới sẽ bao
gồm “việc nghiên c
ứu và phát triển các sản phẩm hay quy trình đặc thù mới hoặc đã được
cải tiến và các đối tượng thay thế cho việc nghiên cứu và phát triển đó”. Sản phẩm thay
thế này có thể bao gồm các hàng hóa hiện đang cạnh tranh với hàng hóa đang được phát
triển. Sự cạnh tranh này sẽ được xác định qua câu hỏi liệu những nỗ lực nghiên cứu và
phát triển có bị hạn chế do có sự hiện diện củ
a sản phẩm thay thế hay không. Liên quan
tới việc xác định các thị trường hàng hóa, các Cơ quan được tư vấn là nên tìm thông tin,
bằng chứng về thị phần và các đánh giá của các đối tượng tham gia thị trường về tính
cạnh tranh của những cải tiến đổi mới được thực hiện bởi đối tượng dự kiến tham gia thị
trường. Do đó, ”khi các cá nhân/tổ chức có khả năng, lợi thế so sánh và

ra sự khuyến mại có hiệu quả. (trang 9).

Khi đánh giá tác động tới sự cạnh tranh, tòa án chuyên trách có thể tập trung vào các yếu
tố như cấu trúc thị trường bị ảnh hưởng bởi hoạt động chuyển quyền có liên quan, tác
động của nó tới sự vận hành của thị trường hoặc dạng hành vi bị lên án; hoặc thông
thường hơn là sự kết hợp một số yếu tố
trong số các yếu tố này. Ở Australia, nơi mà luật
cạnh tranh được xây dựng theo khuôn mẫu của Mỹ và châu Âu, loại hình cấu trúc thị
trường sơ cấp được áp dụng. Các yếu tố cấu trúc thị trường mà tòa án xem xét là:
(1) Số lượng và quy mô phân phối của những người bán độc lập, đặc biệt là cấp
độ tập trung thị trường;
(2) Mức độ các rào cản xâm nhập thị trường, hay m
ức độ dễ dàng để những
công ty mới có thể tham gia thị trường và duy trì một thị trường có thể phát triển
được;
(3) Phạm vi mà các sản phẩm của ngành công nghiệp được định dạng thông qua
sự phân biệt sản phẩm cuối cùng và khuyến mại;
(4) Tính chất của “mối quan hệ dọc” với khách hàng và các nhà cung cấp và
phạm vi hội nhập theo chiều dọc; và
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
22
(5) Bản chất của một thỏa thuận chính thức bất kỳ, ổn định và cơ bản giữa các
công ty mà hạn chế khả năng của các công ty được hoạt động như các thực thể độc
lập.

Trong số các yếu tố của cấu trúc thị trường trên, các tòa án cho rằng điều kiện gia nhập thị
trường là yếu tố quan trọng nhất vì “nó tạo
độ dễ dàng để các công ty có thể gia nhập thị
trường và tạo khả năng tập trung thị trường lâu dài; và đó cũng là mối đe doạ đối với việc
tham gia thị trường của một công ty hoặc một nhà máy mới khi thị trường vận hành như

chuyển giao và ph
ổ biến công nghệ. Điều 40.2 cho phép các nước thành viên “qui định rõ
trong luật pháp của mình các hoạt động hay điều kiện chuyển quyền mà trong một số
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
23
trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và có tác động tiêu
cực tới hoạt động cạnh tranh trong thị trường có liên quan”.

Điều 40.2 cho phép các nước thành viên qui định rõ trong luật pháp của mình “các hoạt
động hay điều kiện chuyển quyền mà trong một số trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi
lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và có tác động tiêu cực tới hoạt
động cạnh tranh trong thị
trường có liên quan”. Một số hoạt động chống cạnh tranh được liệt kê trong Điều khoản
này bao gồm “các điều kiện về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng độc quyền, các
điều kiện ngăn ngừa thách thức đối với hiệu lực của việc chuyển quyền, và hoạt động
lixăng cưỡng bức trọn gói”
được xem xét phù hợp với luật pháp và những qui định liên
quan của nước thành viên đó. Những hoạt động này được nêu trong danh mục 20 hoạt
động phi cạnh tranh cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ được qui định trong
Bộ luật TOT. Bộ luật TOT và Điều 40.2 cũng đưa ra hướng dẫn cần thiết về các loại điều
khoản trong hợp đồng chuyển quyền là đối tượng b
ị cấm theo qui định của pháp luật. Các
nội dung này được liệt kê dưới đây:

Điều kiện về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng độc quyền

Khi bên được chuyển quyền cam kết trao cho bên chuyển quyền quyền độc quyền sử
dụng các cải tiến do bên được chuyển quyền tạo ra đối với công nghệ được chuyển giao,
điều này có thể tác
động một cách tiêu cực đến hoạt động cạnh tranh vì nó không có tác

thực thi các quyền sở hữu trí tuệ đã hết hiệu lực hoặc không tồn tại.

Kinh doanh độc quyền

Kinh doanh độc quyền được coi là loại hình kinh doanh bất hợp pháp theo Bộ luật TOT.
Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, loại hình này xảy ra khi bên được chuyển quyền bị ngăn
cấm không được chuyển quyền, bán, phân phối hoặc sử dụng những công nghệ đang cạnh
tranh trên thị trường. Những thỏa thuận về kinh doanh độc quyền được đánh giá theo
nguyên tắc hợp lý và người ta sẽ xem xét liệu nhữ
ng qui định hạn chế có nhằm đảm bảo
những lợi ích hợp pháp như độ bảo mật đối với công nghệ được chuyển giao hay những
nỗ lực hết mình của bên được chuyển quyền nhằm thực hiện các nghĩa vụ khuyến mãi hay
phân phối hay không. Một số hình thức kinh doanh độc quyền về bản chất có thể bị phản
đối theo quy định của mộ
t số hệ thống tài phán. Các hình thức này bao gồm hình thức tác
động cưỡng bức từ bên thứ ba, tức là khi bên được chuyển quyền được chuyển giao công
nghệ với điều kiện phải mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một bên thứ ba.

Nhằm xác định xem liệu thỏa thuận kinh doanh độc quyền có làm giảm cạnh tranh trong
một thị trường có liên quan hay không, người ta sẽ xem xét mức độ mà hợp đồng chuyển
giao có th
ể thúc đẩy việc khai thác và phát triển công nghệ của bên chuyển quyền, cũng
như làm trở ngại tới việc khai thác và phát triển các công nghệ cạnh tranh. Khả năng về
tác động cạnh tranh không lành mạnh sẽ có liên quan, không kể những yếu tố khác, tới
thời gian kiềm chế kinh doanh độc quyền cũng như các yếu tố về cấu trúc thị trường như
nêu trên. Hệ thống luật án lệ đ
ã phát triển những cách thức gián tiếp nhằm ngăn ngừa việc
kinh doanh độc quyền, như qui định về nghĩa vụ phải mua một số lượng sản phẩm tối
thiểu nhằm ngăn ngừa việc mua sắm các sản phẩm cạnh tranh, hoặc qui định về việc đảm
bảo thực thi nghiêm ngặt các điều khoản về nỗ lực của các bên có liên quan nhằm ngăn

buộc phải mua “công nghệ bổ trợ, sáng chế và cải tiến trong tương lai, các sản phẩm hoặc
dịch vụ mà bên mua không mong muốn” hoặc hạn chế không chính đáng việc tiếp cận các
nguồn công nghệ, hàng hóa hoặc dịch vụ như là một điều kiện để được sử dụng công
nghệ được chuyển giao, trong trường hợp nh
ững hạn chế này không phải là để đảm bảo
chất lượng hoặc hiệu năng của sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng chuyển quyền.

Kiềm chế giá cả

Việc bên chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong một sản phẩm để định giá
bán lại của sản phẩm đó thực chất đượ
c coi là một hoạt động trái phép. Tuy nhiên, khi đối
tượng của hợp đồng chuyển quyền là quyền sở hữu trí tuệ và không liên quan đến việc
cung cấp sản phẩm mang đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã
cho phép bên chuyển quyền được định giá bán đầu tiên đối với sản phẩm được cấp bằng
độc quyền sáng chế. Cần phân biệt rõ trong trường hợp này giữ
a việc định giá dọc mà có
thể không bị phản đối và việc định giá ngang giữa các đối thủ cạnh tranh mà về bản chất
luôn là một hành vi trái phép.