Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Đề bài số 7
MỤC LỤC
ĐỀ SỐ 7
I/ Nên xâm nhập thị trường Việt Nam thông qua hình thức chuyển
quyền sử dụng McDonald’s cho bên Việt Nam (hợp đồng Licence) hay
nhượng quyền thương mại cho bên Việt Nam (Franchising):
1. Về hình thức chuyền quyền sử dụng ( hợp đồng Licence )
- Bản chất hợp đồng Licence
- Thời hạn hợp đông Licence
- Nội dung hợp đồng Licence
- Đánh giá ưu, nhược điểm của hợp đồng Licence
2. Về nhượng quyền thương mại ( hợp đồng Franchise )
- Bản chất hợp đồng Franchise
- Thời hạn hợp đông Franchise
- Nội dung hợp đồng Franchise
- Đánh giá ưu, nhược điểm của hợp đồng Franchise
II/ Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền và bảo hộ quyền nói chung đối
với nhãn hiệu McDonald’s như thế nào?
1. Về xác lập quyền đối với nhãn hiệu McDonald’s
2. Về bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu McDonald’s
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Đề bài số 7
ĐỀ BÀI SỐ 7
Chủ nhãn hiệu McDonanld’s đang xem xét để xâm nhập thị trường Việt
Nam và hai trong những vấn đề cơ bản mà họ muốn xác định rõ là:
(a) Nên xâm nhập thị trường Việt Nam thông qua hình thức chuyển quyền sử
dụng McDonald;s cho bên Việt Nam (hợp đồng Licence) hay nhượng quyền
thương mại cho bên Việt Nam (Franchising).
(b)Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền và bảo hộ quyền nói chung đối với
nhãn hiệu McDonald’s như thế nào?
Anh (chị) hãy tư vấn cho chủ sở hữu nhãn hiệu McDonanld’s.
PHẦN NỘI DUNG

trường hợp này, các bên đang tiến hành hoạt động sáng tạo pháp luật điều chỉnh
quan hệ cụ thể của các bên.
2. Về nhượng quyền thương mại ( hợp đồng Franchise):
Bản chất : Hợp đồng Franchise thực ra là hợp đồng nhượng quyền
thương mại được hiểu đơn giản là việc bán quyền kinh doanh một loại hàng hoá
hoặc dịch vụ (thương hiệu hay phương thức kinh doanh) của một bên cho một bên
khác. Người chuyển giao cho mượn thương hiệu và hệ thống kinh doanh bao gồm
tất cả các cách thức quản lý. Còn người nhận chuyển giao chi trả tiền bản quyền
thuê thương hiệu và tiền phí để được kinh doanh với tên và hệ thống của nhà
chuyển giao.
Thời hạn của Hợp đồng Franchise được quy định theo Điều 13. Nghị định
35/CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 về hoạt động nhượng quyền thương mại: “Thời
hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận…”.
Trong một số trường hợp theo pháp luật quy định thì “…Hợp đồng nhượng
quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn thoả thuận”.
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Đề bài số 7
Phí chuyển nhượng theo quy định là một khoản tiền do các bên tự thoả thuận
và không chịu bất kỳ sự giới hạn nào từ phía nhà nước. Đây là quan hệ kinh tế, các
bên phải tính toán kỹ khi thiết lập quan hệ, ngoài cách tính giá trị tài sản hữu hình,
cách tính giá còn phải xem xét đến “giá thương hiệu” nhượng quyền.
Hợp đồng Franchise hầu hết là các hợp đồng kiểu "gia nhập", tức là các
hợp đồng được soạn thảo sẵn bởi Bên bán, do vậy nội dung của Hợp đồng luôn có
khuynh hướng bảo vệ lợi ích của chủ thương hiệu.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, trước khi tiến hành hoạt động
nhượng quyền thương mại, thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài
dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ
quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động nhượng quyền
thương mại có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của
thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo
bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó (Điều 17 NĐ 35/2006/NĐ-CP).

một chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới thị trường, tăng thị phần, mở
rộng phạm vi kinhh doanh nhằm khẳng định và phát triển năng lực cạnh tranh.
Như vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu McDonald’s nên chọn hợp đồng
Franchise bởi với danh tiếng và tiềm lực tài chính của họ là hàng đầu thế giới,
thêm nữa với việc đối thủ cạnh tranh truyền thống của họ là KFC đã thâm nhập
thị trường Việt Nam sớm hơn và đang dần chiếm lĩnh thị trường thì việc chọn
hợp đồng Licence là không thể cạnh tranh được.
II/ Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền và bảo hộ quyền nói chung đối
với nhãn hiệu McDonald’s như thế nào?
Trước hết để biết được pháp luật Việt Nam xác lập quyền và bảo hộ quyền
nói chung với nhãn hiệu Mcdonald’s như thế nào thì chúng ta cần xác định trước
tiên nhãn hiệu này có được coi là nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam không. Cụ thể:
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Đề bài số 7
Nhãn hiệu nổi tiếng (NHNT) giữ một vai trò quan trọng trong quá trình
kinh doanh của doanh nghiệp, điều đó tất yếu dẫn đến việc pháp luật cần phải có
các cơ chế điều chỉnh về vấn đề này. Điều 6
BIS
của Công ước Paris về bảo hộ sở
hữu công nghiệp có quy định: “ các nước thành viên Liên hiệp có trách nhiệm,
theo chức năng quản lý nếu luật quốc gia cho phép điều đó, hoặc theo đề nghị của
bên có liên quan, từ chối hoặc huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu
mà nhãn hiệu đó là sự sao chép, bắt chước, chuyển đổi, và có khả năng gây nhầm
lẫn với các nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc
nước sử dụng coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại nước đó như là nhãn hiệu thuộc về
người được hưởng lợi thế của Công ước và sử dụng trên các loại hàng hoá giống
hoặc tương tự. Những quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp thành
phần chủ yếu của nhãn hiệu là sự sao chép của bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng nào
hoặc sự bắt chước có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu trước đó ”
Theo quy định trên thì Công ước Paris không đưa ra bất kỳ một định nghĩa
nào về nhãn hiệu nổi tiếng. Công ước chỉ quy định nghĩa vụ của các nước thành

thu thập các chứng cứ liên quan đến quá trình sử dụng của nhãn hiệu để yêu cầu
các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá. Cũng cần phải lưu ý rằng, ngoài các tiêu
chí nêu trên, nếu tổ chức, cá nhân có các chứng cứ khác, có thể cung cấp để yêu
cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá nhãn hiệu.
Như vậy, dựa vào các tiêu chí trên cùng với thực tế ở Việt Nam ta có thể
kết luận nhãn hiệu McDonal’s là một nhãn hiệu nổi tiếng phù hợp với các quy
định trên đây của pháp luật Việt Nam.
1. Về xác lập quyền đối với nhãn hiệu McDonald’s:
Vấn đề xác lập quyền đối với NHNT được quy định tại khoản 2, điều 6 của
Nghị định 103/CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công
nghiệp, theo quy định tại điều này thì quyền sở hữu công nghiệp đối với NHNT
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Đề bài số 7
được xác lập trên cở sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu đó theo quy định tại
Điều 75 của Luật SHTT mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.
Việc quy định việc xác lập quyền đối với NHNT theo quy định trên, chúng
ta có thể rút ra các kết luận sau:
- Thứ nhất: Sẽ chỉ có hai cơ quan tiến hành xem xét và công nhận một
nhãn hiệu là nổi tiếng, đó là Toà án và Cục SHTT.
- Thứ hai: Cục SHTT và Toà án sẽ chỉ xem xét và công nhận một NHNT
khi có yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo từng vụ việc cụ thể. Cục SHTT sẽ
không nhận đơn đăng ký cũng như đơn đề nghị công nhận NHNT. Vì vậy, sẽ
không tồn tại, một đăng bạ quốc gia nào về NHNT.
- Thứ 3: Yêu cầu xem xét NHNT có thể diễn ra tron các trường hợp sau:
+ Khi tổ chức, cá nhân tiến hành nộp đơn đăng ký, nhưng bị từ chối vì nhãn
hiệu rơi vào các yếu tố loại trừ hoặc bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn
hiệu của người khác, tổ chức, cá nhân sẽ xác lập quyền cho nhãn hiệu này thông
qua việc chứng minh NHNT.
+ Khi các tổ chức, cá nhân yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực một văn bằng bảo hộ
hoặc phản đối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cho một nhãn hiệu dựa trên cơ sở
nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với NHNT.

phạm nếu: hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ đáp ứng điều kiện bị nghi
ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có
cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Hoặc hàng hoá,
dịch vụ không trùng, không tương tự, không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ mang
nhãn hiệu nổi tiếng nhưng có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về
nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa
người sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi
tiếng.
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Đề bài số 7
Ngoài ra, ta có thể tham khảo đến bản Khuyến nghị chung của WIPO về
bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng (những nhãn hiệu như vậy được gọi là nhãn hiệu gây
xung đột). Theo đó, nhãn hiệu sẽ bị coi là gây xung đột với nhãn hiệu nổi tiếng khi
nhãn hiệu này, hoặc một phần của nhãn hiệu này, có chứa sự sao chép, sự bắt
chước, sự phiên dịch, hoặc sự phiên chữ của nhãn hiệu nổi tiếng, có khả năng gây
nhầm lẫn, nếu nhãn hiệu, hoặc phần cơ bản của nhãn hiệu này, được sử dụng, là
đối tượng của đơn đăng kí hoặc đã được đăng kí đối với loại hàng hóa hoặc dịch vụ
trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu. Không kể đến các
loại hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu này là đối tượng của đơn đang kí hoặc
đã được đăng kí, nhãn hiệu này sẽ bị coi là xung đột với nhãn hiệu nổi tiếng khi
nhãn hiệu này hoặc một phần cơ bản của nhãn hiệu này có chứa sự sao chép, sự bắt
chước, sự phiên dịch, hoặc sự phiên chữ của nhãn hiệu nổi tiếng, và khi có ít nhất
một trong các điều kiện sau đây:
+ Sự sử dụng nhãn hiệu đó biểu thị một mối liên hệ giữa hàng hóa hoặc dịch
vụ mang nhãn hiệu, là đối tượng của đơn đăng kí, hoặc đã được đăng kí, và của
chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, và có nguy cơ đe dọa lợi ích của họ;
+ Sự sử dụng nhãn hiệu đó có khả năng làm suy yếu hoặc lu mờ theo cách
không công bằng những đặc tính khác biệt của nhãn hiệu nổi tiếng;
+ Sự sử dụng nhãn hiệu đó có thể sẽ gây bất lợi cho những đặc tính khác biệt
của nhãn hiệu nổi tiếng.
- Về thời hạn bảo hộ: