CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY

Professor Michael Blakeney
Queen Mary Intellectual Property Research Institute
University of London

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giáo sư Michael Blakeney
Viện nghiên cứu Sở hữu trí tuệ Queen Mary
Đại học London
Provided and translated by
the EC-ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme (ECAP II) Tài liệu này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II)
dịch và cung cấp

điều kiện khác, thì “việc chuyển nhượng” các quyền đó được xem như đã được thực hiện.
Khái niệm chuyển nhượng này được luật pháp nhiều nước công nhận.

Hành vi pháp lý khi chủ sở hữu một sáng chế được bảo hộ chuyển giao các quyền đó cho
người khác được thể hiện bằng văn bản dưới hình thức một tài liệu pháp lý thường được
gọ
i là “văn bản chuyển nhượng” hay đơn giản hơn, một “chuyển nhượng”. Bên chuyển
giao được gọi là “bên chuyển nhượng” và cá nhân hoặc pháp nhân kia, bên nhận chuyển
giao, được gọi là “bên nhận chuyển nhượng”. Khi việc chuyển nhượng được tiến hành,
“bên chuyển nhượng” không còn một quyền bất kỳ về SHTT. “Bên nhận chuyển nhượng”
trở thành chủ sở hữu mới của SHTT và được phép thực thi tất cả các quy
ền độc quyền của
chủ sở hữu quyền ban đầu.

Li-xăng là việc chủ sở hữu SHTT cho phép cá nhân hoặc pháp nhân khác thực thi tại một
nước và trong một thời hạn quyền SHTT nhất định một hoặc nhiều hành vi trong phạm vi
các quyền độc quyền về SHTT tại nước đó. Khi có được sự cho phép đó, một “li-xăng” sẽ

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

3
được cấp. Tài liệu pháp lý chứng minh sự cho phép của chủ sở hữu SHTT này thường
được gọi là “hợp đồng li-xăng” hoặc, đơn giản hơn, một “li-xăng”.

Chủ sở hữu SHTT thực hiện việc cho phép được gọi là “bên chuyển quyền”. Cá nhân
hoặc pháp nhân nhận sự cho phép được gọi là “bên được chuyển quyền”. Li-xăng thường
được cấp với những điều kiện nhất đị
nh được quy định tại các tài liệu bằng văn bản mà
trong đó li-xăng được cấp cho bên được chuyển quyền. Tại một số nước, hình thức pháp
lý của văn bản chứng minh việc chuyển nhượng hay hợp đồng li-xăng cũng như các thủ

các bên.

Sự quan tâm cân nhắc, hay việc trung chuyển giá trị lẫn nhau giữa các bên là yêu cầu cơ
bản đánh giá khả n
ăng thực thi của các hợp đồng theo thông luật. Thông thường, một thỏa

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

4
thuận sẽ liên quan đến một dòng công nghệ từ một bên, đổi lấy dòng tiền phí li-xăng hay
các loại tiền thù lao khác từ phía bên kia. Nếu những điều đã cam kết không được thực
hiện, việc cân nhắc có thể thất bại và hợp đồng chấm dứt. Trái với yêu cầu về sự quan tâm
cân nhắc để có hiệu lực ở hệ thống thông luật, tại một số nước theo hệ
thống luật lục địa
như Đức, cam kết vô điều kiện (những cam kết được thực hiện một cách tự nguyện mà
không phải chi trả bất cứ một khoản tiền nào) lại có thể được thực thi.

Việc thực thi phù hợp với các điều khoản của hợp đồng sẽ miễn trừ các nghĩa vụ của một
bên đối với h
ợp đồng. Không thể thực hiện hợp đồng, hoặc không thực hiện theo đúng
hợp đồng có thể khiến một bên phải gánh trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Tùy theo bản
chất của hành vi vi phạm, bên bị vi phạm có thể coi như hợp đồng đã chấm dứt, hoặc có
thể vẫn tiếp tục hợp đồng. Trong cả hai trường hợp, bên bị vi phạm có thể kiện đòi b
ồi
thường thiệt hại. Nếu hành vi vi phạm nhỏ, biện pháp giải quyết sẽ là bồi thường thiệt hại.

Nhìn chung, hợp đồng sẽ xác định các tình huống mà theo đó bên bị vi phạm có thể coi
như hợp đồng đã kết thúc. Hợp đồng có thể bao gồm một điều khoản miễn trừ trách
nhiệm của các bên. Điều khoản này phải được thông báo cho bên có liên quan biết.


họ. Biện pháp này có thể có điểm bất lợi như
một khoảng thời gian đã trôi qua, nội dung
hợp đồng đã được thống nhất hoặc không thể được bồi thường thiệt hại. Do đó, ví dụ, nếu
bên chuyển quyền nhận tiền phí chuyển quyền từ bên được chuyển quyền, sẽ khó khẳng
định được là bên được chuyển quyền đã không thể nỗ lực hết sức.

Luật hợp đồng quy định thiệ
t hại phải được bồi thường và những gì bên bị vi phạm được
nhận nếu hợp đồng được thực hiện. Bên vi phạm có trách nhiệm đối với các thiệt hại do
việc vi phạm hợp đồng của họ gây nên. Tuy nhiên, bên bị vi phạm cũng có nghĩa vụ phải
giảm thiểu đến mức tối đa các thiệt hại từ việc hợp đồng bị vi phạm. Thiệ
t hại phải được
tính toán kỹ càng theo một cách hợp lý ở khía cạnh do việc hợp đồng bị vi phạm gây ra.

Trong những tình huống nhất định, một hợp đồng có thể không thể được thực thi, bởi sự
can thiệp của các quy định pháp luật, như luật cạnh tranh chẳng hạn. Trong trường hợp
này, hợp đồng có thể được cứu vãn bằng cách tách các điều khoản xung đột ra, với
điều
kiện các điều khoản xung đột này không nằm trong phần chủ chốt của hợp đồng.

Việc sửa hợp đồng có thể được thực hiện trong trường hợp các bên mắc lỗi giống nhau.
Có một số ngoại lệ hẹp đối với quy định này, đó là đối với trường hợp có gian lận, không
nhất quán (khi một bên giao dịch biết hợp đồng có mắc lỗ
i có lợi cho họ nhưng không
làm gì để sửa lỗi) và giao dịch đơn phương. Tiêu chuẩn về bằng chứng cho loại lỗi này là
rất cao và gánh nặng tìm ra bằng chứng chắc chắn thuộc về bên muốn sửa hợp đồng. Khi
các bên đã đạt được thỏa thuận sau một quá trình đàm phán kéo dài, tiêu chuẩn về bằng
chứng còn có thể cao hơn.
4. Giải thích hợp đồng


chuyển giao và xác định lãnh thổ và khách hàng được phép chuyển giao.

Nằm trong số các đối tượng trung tâm của việcchuyển giao công nghệ sẽ là quyền sở hữu
trí tuệ, có thể kèm theo nguyên liệu thô và dịch vụ kỹ thuật trọn gói. Li-xăng sẽ cho phép
sử dụng sở hữu trí tuệ cho một mụ
c đích hoặc các mục đích định sẵn, như sản xuất sản
phẩm và dịch vụ. Cần xem xét kỹ để đảm bảo rằng hợp đồng có đặc tính là một li-xăng
(một sự cho phép) chứ không phải là một chuyển nhượng các quyền liên quan.

Cũng cần phải thận trọng để đảm bảo rằng việc sử dụng được phép không xung đột với
các luật c
ạnh tranh hoặc luật chuyển giao công nghệ có liên quan.

Đối tượng

Đối tượng của li-xăng thường sẽ được xác định trong các điều khoản định nghĩa và phụ
lục. Chi tiết về đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ được chuyển quyền sử dụng sẽ được xác
định theo trình tự. Know-how sẽ được xác định cùng sản phẩm, cách sử dụng hay hoạt
động. Nội dung này có thể
được mô tả trong li-xăng, hoặc trong một hướng dẫn vận hành.
Cần cân nhắc kỹ khi soạn thảo phần định nghĩa để có thể bao hàm sở hữu trí tuệ có liên
quan.

Lĩnh vực sử dụng Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

7
Để tối đa hóa lợi ích thu được từ công nghệ của mình, bên chuyển quyền sử dụng có thể
Bên chuyển quyền giỏi đàm phán sẽ không hứa hẹn đảm bảo hay tuyên bố dưới hình thức
bất kỳ, thể hiện rõ hay ám chỉ về vấn đề bất kỳ trong hợp đồng. Tuy nhiên, tòa án không
phải lúc nào cũng công nhận thực tế này, và để việc kinh doanh li-xăng có hiệu quả, tòa
án có thể sẽ buộc phải đưa các điều khoản còn bỏ trống vào hợp đồng. Dưới đây là nh
ững
điều khoản chính sẽ bị buộc phải đưa vào hợp đồng nếu không được thể hiện rõ: Đảm bảo quyền Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

8
Bên chuyển quyền phải đảm bảo rằng họ có quyền đối với các quyền sở hữu trí tuệ và
một đối tượng bất kỳ khác của li-xăng. Khi một quyền có liên quan đến một gánh nặng tài
chính nào đó, như một tài sản thế chấp hay đảm bảo, điều này cần phải được công bố.

Đảm bảo hiệu lực

Đảm bảo hiệu lực m
ột quyền SHTT được chuyển giao là không bình thường, bởi đăng ký
không được đảm bảo hiệu lực. Cuối cùng, hiệu lực sẽ được xem xét tại toà án và điều này
là không bình thường đối với hầu hết li-xăng. Bên được chuyển quyền có thể phải có
trách nhiệm đảm bảo đền bù thiệt hại bất kỳ cho một bên thứ ba. Có thể đạt được điều này
bằng một khoả
n đền bù tương đương với một tỷ lệ phần trăm tiền phí li-xăng trả cho bên
chuyển quyền trong khoảng thời gian giải quyết việc kiện tụng với bên thứ ba hoặc bằng

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

9
Trước khi công nghệ được đưa ra thị trường, sẽ không dễ dàng xác định được chính xác
thị trường chờ đợi điều gì từ bên được chuyển quyền và khi bắt đầu quan hệ li-xăng, các
bên có thể thích tìm một biện pháp thay thế ít khắt khe hơn. Tuy nhiên, giai đoạn này
cũng là đối tượng của tương đối nhiều vụ kiện cáo. Quả thực, khi chưa có thoả thuận rõ
ràng, tòa án thường đòi h
ỏi nghĩa vụ nỗ lực hết sức mình để đem lại hiệu quả kinh doanh
cho li-xăng.

Một phán quyết tiêu biểu tại Mỹ liên quan đến vấn đề này là ở vụ Wood kiện Lucy, Lady
Duff-Gordon (1917) 118 NE 214, trong đó Cardozo J có liên quan đến việc cấp một li-
xăng độc quyền cho việc đưa ra thị trường các thiết kế thời trang. Do đó, nguồn doanh thu
duy nhất của bên chuyển quyền là tiề
n công cô ta nhận được khi bên được chuyển quyền
bán được quần áo, và vì vậy, Thẩm phán cho rằng việc áp đặt nghĩa vụ bắt buộc bên
chuyển quyền phải nỗ lực hết sức mình là hợp lý. Lệnh áp đặt này sẽ không phải thực
hiện nếu có sự đảm bảo về mức tiền phí li-xăng tối thiểu, và ngược lại sẽ phải thực hiện
nếu không có khoản thù lao t
ối thiểu đó. Nguyên tắc chung là bên được chuyển quyền có nghĩa vụ tiến hành tất cả các bước theo
khả năng của mình mà một người trung bình có thể làm được vì lợi ích của người đó để
đạt được kết quả như mong muốn. Việc xem xét thế nào là trung bình trong từng tình
huống sẽ phụ thuộc vào bản chất, khả năng, năng lực và trách nhiệm của bên nhận chuyển
giao trong từng hợp đồng cụ thể.

(d) Cải tiến công nghệ

quy trình đã được cấp li-xăng; và
(v) C
ải tiến liên quan đến tính cạnh tranh.

Một lĩnh vực khó khăn mới liên quan đến cải tiến là cải tiến phần mềm máy tính, khi có
thể phân biệt được thay đổi mã nguồn để giải quyết các vấn đề của phiên bản đầu tiên với
việc nâng cấp mã nguồn nhằm cung cấp thêm các chức năng chưa tạo được trong phiên
bản đã được cấp li-xăng.

Một vấn đề quan tr
ọng là công bố cải tiến. UNIDO khuyến nghị rằng để tránh việc công
bố quá sớm, nên quy định rằng việc công bố phải được thực hiện sau khi đã nộp đơn yêu
cầu cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc, trong trường hợp cải tiến chưa được đăng ký, sau
lần khai thác thương mại đầu tiên. Việc trì hoãn công bố sẽ đạt được ít nhất hai mục đích:
mộ
t là tránh mất quyền bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế; hai là có thêm
thời gian để xác định cải tiến là thực sự hữu ích chứ không phải sẽ bị ngừng lại sau khi
nghiên cứu sâu hơn giá trị của nó.

Các hình thức cấp li-xăng ngược trở lại cho bên chuyển quyền có thể bao gồm:

(a) Chuyển giao quyền, mặc dù phải tuân theo các quy định của luật cạnh tranh;
(b)
Chuyển giao quyền sở hữu có bảo lưu quyền tiếp tục sử dụng của bên được chuyển
quyền. Điều này sẽ trao cho bên chuyển quyền sở hữu quyền quản lý công nghệ;
(c) Cấp ngược trở lại một li-xăng không độc quyền.

6. Phí li-xăng

(a) Giới thiệu

bên chuyển giao.
Khi tỷ lệ phí li-xăng dựa vào một khoản cố định trên đơn vị, chỉ số lạm phát như CPI
chẳng hạn sẽ được lựa chọn.
Một quy định trong điều khoản về tiền phí li-xăng sẽ là bên cấp li-xăng có quyền kiểm tra
tài khoản của bên nhận li-xăng.

(b) Các khoản thanh toán trọn gói

Các khoản thanh toán trong các hợp đồng công nghệ thườ
ng được thực hiện dưới hình
thức trọn gói, trả phí theo tỷ lệ hoặc kết hợp cả hai. Các hợp đồng công nghệ thường liên
quan đến việc chuyển giao các bí quyết có giá trị. Vì lý do này, bên chuyển quyền thường
yêu cầu một khoản thanh toán trọn gói ban đầu khi bên được chuyển quyền bắt đầu triển
khai hợp đồng. Khoản tiền này phải tương ứng với giá trị những thông tin đã được chuy
ển
giao trong giai đoạn đầu của hợp đồng. Nó thường được áp dụng đối với việc chuyển giao