Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
17
liên hệ trực tiếp và tức thì giữa các dịch vụ đó với việc cho thuê
mượn tài sản.

Câu 4 (b) Tại sao bạn lại nghĩ rằng những dấu hiệu từ ngữ: GAP (cho quần áo),
VIRGIN (cho hàng không), MARS (cho sôcôla), AMAZON (cho cửa
hàng sách trực tuyến) và MONT BLANC (cho các dụng cụ để viết) được
xem xét là các nhãn hiệu có khả năng phân biệt?

Trả lời. Vì những dấu hiệu này là có tính chất ngẫu hứng trong quan hệ v
ới
các sản phẩm sử dụng dấu hiệu đó.

 Tính chất chung

Một hiện tượng nghịch lý trong luật nhãn hiệu đó là việc mất tính phân biệt khi một
nhãn hiệu trở nên gắn bó với loại sản phẩm sử dụng nó đến mức trở thành một sự mô
tả chung về sản phẩm đó. Ví dụ, các thuật ngữ chung “đồ nội thất” (chỉ đồ đạc nội thất
nói chung và cũng để chỉ bàn, ghế, v.v.) và “ghế” (để ch
ỉ ghế). Các nhãn hiệu như
FRIGIDAIRE, CELLOPHANE, ESCALATOR, GRAMOPHONE và LINOLEUM
được đăng ký như các nhãn hiệu có tính phân biệt, về cơ bản đã trở thành các thuật
ngữ chung vì chúng là sản phẩm duy nhất trong nhóm sản phẩm của mình và vì chủ sở
hữu các nhãn hiệu đó đã không nỗ lực để ngăn cản chúng trở thành các từ chung. Ví
dụ, khi một tờ báo hoặc tạp chí sử dụng một nhãn hiệu theo cách chung chung thì chủ
sở hữu nhãn hiệ
u cần yêu cầu phải đăng thông báo đính chính lại cách sử dụng đó. Ví
dụ, mô tả trong một quảng cáo về dao cạo râu điện là “dao cạo râu điện ROLLS
ROYCE” cần được chủ sở hữu nhãn hiệu ROLLS ROYCE đính chính lại rằng nhãn
hiệu này là tài sản của Hãng ôtô Rolls Royce và nó chỉ được sử dụng trên xe ôtô do

của hàng hóa/dịch vụ đó. Ý nghĩa của việc loại trừ này là nhằm giữ các dấu hiệu hoặc
chỉ dẫn mà những người kinh doanh thương mại trung thực có thể muốn sử dụng
không vì động cơ sai trái.

Ví dụ, ở Anh và OHIM đã từ chối đăng ký các nhãn hiệu theo nhiều căn cứ khác nhau
như:

Từ ngữ tán dương

Bị từ chối100% PURE GOODNESS cho mỹ phẩm và dầu gội;
LASTING PERFORMANCE cho nước hoa, tinh dầu và mỹ phẩm;
OPTIMA cho máy dưỡng khí;
SUPREME cho các sản phẩm nhiếp ảnh;
TREAT cho các loại nước sốt và xi rô tráng miệng.

Không bị từ chối MAXIMA cho thiết bị y tế và phẫu thuật.

Chỉ dẫn địa lý

Bị từ chối ISLE OF SKYE cho rượu mạnh và rượu mùi, vì đó là hòn đảo Scôt-len nơi sản xuất
rượu whisky.

PETIT BEBE cho quần áo và giầy dép trẻ em;
PORTFOLIO cho sách và các ấn phẩm in;
WWW.PRIMEBROKERS.COM cho công cụ phần mềm buôn bán cổ phiếu doanh
nghiệp.

Không bị từ chối LIGHT GREEN và YELLOW cho kẹo cao su;
OILGEAR cho máy bơm nước và ôtô, động cơ ôtô;
SWEDISH FORMULA cho mỹ phẩm, xà phòng và dầu gội.

Câu hỏi tự đánh giá

Câu 6 (a) Bình luận về khả năng được đăng ký của các nhãn hiệu dưới đây:
(i) KETTLE CLEAN cho chất pha chế làm sạch cặn;
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
20
(ii) BUDGET cho dịch vụ cho thuê ôtô;
(iii) OVERNIGHT cho dịch vụ giao hàng;
(iv) QUIKSLIM cho đồ ăn kiêng;
(v) Hình vẽ một chùm nho cho dịch vụ giải khát.

Trả lời Mỗi nhãn hiệu nêu trên đều có thể được người kinh doanh sử dụng với
dụng ý tốt.

Khi xem xét một thuật ngữ có tính thông dụng trong thương mại hay không, Cơ quan
đăng ký sẽ dùng các danh bạ và từ điển để xác định việc sử dụ
ng nhãn hiệu có là thông
lệ trong thương mại hay không.

cổ động cho các hành vi tội phạm là ví dụ rõ ràng về loại nhãn hiệu có thể bị loại trừ
này.
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
21 Nhãn hiệu gây nhầm lẫn

Căn cứ loại trừ tuyệt đối việc đăng ký này liên quan đến tính gây nhầm lẫn sẵn có của
chính bản thân nhãn hiệu hơn là sự tương tự gây nhầm lẫn của nó với một nhãn hiệu
khác. Ví dụ về nhãn hiệu có tính gây nhầm lẫn sẵn có là:

• ORLWOOLA cho quần áo không làm toàn bằng len;
• CHINA-THERM cho cốc nhựa cách nhiệt;
• FILLET-O-FISH cho đồ ăn chỉ có thành phần cá;
• ROYAL WORCESTER ám chỉ sự sai lệch về sự bảo trợ của hoàng gia
cho đồ sứ từ vùng Worcester Hoa Kỳ.

 Nhãn hiệu trái pháp luật

Một số quốc gia cấm các nhãn hiệu bị cấm theo quy định của các luật không phải là
luật nhãn hiệu. Ví dụ về các nhãn hiệu bất hợp pháp là:

• Sử dụng dấu hiệu Chữ thập đỏ trái với quy định nêu tại phần 6 Luật
Công ước Genevơ 1957;
• Sử dụng từ ngữ hoặc các thành phần trái với pháp luật về phân biệt
ch
ủng tộc hoặc hằn thù chủng tộc;
• Sử dụng sai lệch các chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ như “Champagne”
hoặc “Cognac”.

hiệu, đặc biệt khi người nộp đơn có quan hệ với người này, ví dụ, người phân
phối, đại lý hoặc người lao động.

Việc kiểm nghiệm ý đồ không trung thực ở chỗ liệu người nộp đơn có thể được cho là
tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về hành vi thương mại đã được thiết lập hay không.

Công ước Paris không cho phép việc bảo hộ nhãn hiệu gồm ‘một dấu hiệu hoặc chỉ
dẫn được sử dụng trong lĩnh vực thương mại có liên quan để chỉ chủ
ng loại, chất
lượng, số lượng, mục đích sử dụng, giá trị, xuất xứ, hoặc thời gian sản xuất hoặc đã trở
thành thông dụng trong ngôn ngữ hiện thời hoặc trong các tập quán thương mại lành
mạnh và lâu đời tại các nước có yêu cầu bảo hộ’.

 Các căn cứ tương đối để từ chối đăng ký

Đăng ký có thể bị từ chối theo Công ước Paris đối với các nhãn hiệu ‘khi chúng về bản
chất xâm phạm quyền có được của các bên thứ ba ở nước có yêu cầu bảo hộ’. Điều
này được chỉ ra rằng các quyền của bên thứ ba này có thể liên quan đến các nhãn hiệu
đã được bảo hộ ở nước có liên quan, hoặc các quyền SHTT và các quy
ền có liên quan
khác như ‘quyền đối với tên thương mại hoặc bản quyền hoặc …nếu một nhãn hiệu
xâm phạm quyền riêng tư của người khác’.

Một nhãn hiệu sẽ xâm phạm các quyền có được của bên thứ ba nếu:

• Các nhãn hiệu và hàng hóa/dịch vụ sử dụng các nhãn hiệu đó giống nhau;
• Có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng vì sự giống nhau của nhãn hiệu
hoặc hàng hóa/d
ịch vụ; và
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp

giữa các hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan. Do đó, mức
độ ít giống nhau hơn về
nhãn hiệu có thể được bù lại bởi mức độ giống nhau nhiều hơn về hàng hóa hoặc dịch
vụ, hoặc ngược lại.

Chuẩn nhận thức có xu hướng được chấp nhận là mức độ nhận thức của người tiêu
dùng trung bình. Thực tế được tính đến là người tiêu dùng trung bình sẽ chỉ nhớ lại
một cách không đầy đủ về nhãn hiệ
u có trước. Mức độ quan tâm đó của của người tiêu
dùng đó có thể là rất khác nhau phụ thuộc vào chủng loại hàng hóa hoặc dịch vụ và
hoàn cảnh mà chúng được đưa ra thị trường. Do đó, hàng hóa giá rẻ bán ở siêu thị để
trên cùng giá với các hàng hóa tương tự sẽ thường ít được quan tâm hơn hàng hóa giá
cao bán ở phòng trưng bày.

Theo nguyên tắc chung, nhãn hiệu có trước càng có tính phân biệt thì càng có khả
năng bị gây nhầm lẫn. Để đánh giá, tòa án s
ẽ chú ý tới thị phần của nhãn hiệu, mức độ
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
24
sử dụng, khu vực địa lý có sản phẩm mang nhãn hiệu, chi phí cho quảng cáo và xúc
tiến thương mại, mức độ nhận biết về nhãn hiệu của công chúng có liên quan.

Ví dụ về hàng hóa hoặc dịch vụ bị cho là tương tự theo các quyết định của Cơ quan
đăng ký Anh và OHIM:

• Cà phê, chè và cacao được xem là tương tự với các chất thay thế cà phê do cách
sử dụng tương tự;
• Phân bón hữu cơ được xem là hàng hóa tương t
ự với các hóa chất sử dụng trong
nghề làm vườn và lâm nghiệp;

Có một cơ chế bảo hộ đặc biệt cho các nhãn hiệu được coi là “nổi tiếng”. Cơ chế này
được thiết lập theo Điều 6bis(1) Công ước Paris, theo đó cho phép các nước thành viên
của Liên minh Paris
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
25
.
từ chối hoặc hủy bỏ đăng ký, cấm sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là sự
sao chép, bắt chước, biên dịch và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã
được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là nhãn
hiệu nổi tiếng tại nước đó của người được Công ước cho hưởng lợi thế sử dụ
ng
nhãn hiệu đó trên các loại hàng hóa giống hoặc tương tự.

Điều này cũng được áp dụng ‘khi thành phần chủ yếu của nhãn hiệu là sự sao chép của
một nhãn hiệu nổi tiếng hoặc là sự bắt chước có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu
đó’. Thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký được cho phép theo Điều 6bis(2) để hủy bỏ
các đă
ng ký trái phép nhãn hiệu nổi tiếng nhưng với những nhãn hiệu ‘đăng ký hoặc
sử dụng với dụng ý xấu’ thì Điều 6bis(3) không quy định thời hạn để yêu cầu hủy bỏ
hoặc cấm một nhãn hiệu nổi tiếng trái phép. Điều 16.2 Hiệp định TRIPs quy định rằng
‘Điều 6bis Công ước Paris (1967) sẽ được áp dụng với những sửa đổ
i thích hợp đối
với các dịch vụ’ và Điều 16.3 quy định ‘Điều 6bis Công ước Paris (1967) sẽ được áp
dụng với những sửa đổi thích hợp cho hàng hóa hoặc dịch vụ không tương tự với hàng
hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đã đăng ký.

Lợi ích của cơ chế bảo hộ theo các điều khoản tương ứng của Công ước Paris là việc
bảo hộ này có thể được thực hiện thậm chí không cần phải đăng ký. Vấn đề bảo hộ
nhãn hiệu nổi tiếng thường phát sinh trong các thị trường mới, thường ở các nước
trước đó đã đóng cửa với các thương gia nước ngoài hoặc do sự phát triển kinh tế

mang nhãn hiệu đó ở các hội chợ, triển lãm;
(iv) thời hạn và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc nộp
đơn đăng ký nhãn hiệu, phản ánh việc sử dụng hoặc nhận biết về nhãn
hiệu đó;
(v) kế
t quả thực hiện thành công các quyền đối với nhãn hiệu, đặc biệt là
mức độ nhãn hiệu được thừa nhận là nổi tiếng bởi các cơ quan có thẩm
quyền; và
(vi) giá trị đi kèm với nhãn hiệu.

Phải thừa nhận rằng việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng trong mỗi trường hợp phụ thuộc
vào từng hoàn cảnh đặc thù. Trong một số trường hợp, t
ất cả các yếu tố đều có thể có
liên quan. Trong các trường hợp khác, chỉ có một số yếu tố có liên quan.

Bộ phận công chúng có liên quan để xác định danh tiếng của một nhãn hiệu có thể bao
gồm:

(i) người tiêu dùng thực tế và/hoặc tiềm năng của loại hàng hóa và/hoặc
dịch vụ mang nhãn hiệu;
(ii) người tham gia vào các kênh phân phối loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ
mang nhãn hiệu;
(iii) các chu kỳ kinh doanh liên quan t
ới loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang
nhãn hiệu.

SCP khuyến nghị rằng, khi một nhãn hiệu được xác định là nổi tiếng trong ít nhất một
bộ phận công chúng có liên quan ở một nước thành viên, thì nhãn hiệu đó sẽ được
nước thành viên đó coi là nhãn hiệu nổi tiếng.


hiệu nổi tiếng, và có thể gây thiệt hại cho lợi ích của chủ sở hữu đó; việc
sử dụng nhãn hiệu đó có thể làm tổn hại hoặc làm giảm đặc tính phân biệt
của nhãn hiệu n
ổi tiếng một cách sai trái;
(ii) lợi dụng một cách sai trái về đặc tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng.

Để xác định một nhãn hiệu có tranh chấp với một nhãn hiệu nổi tiếng hay không, nước
thành viên không bị yêu cầu phải xác định liệu nhãn hiệu có được sử dụng, đăng ký
hoặc đơn đăng ký đã được nộp hay không tại hoặc có chỉ định nước thành viên cho
hàng hóa và/hoặc dịch vụ
giống hoặc tương tự với hàng hóa và/hoặc dịch vụ mang
nhãn hiệu nổi tiếng trước khi nhãn hiệu nổi tiếng đó trở nên nổi tiếng ở nước thành
viên đó, ngoại trừ việc nhãn hiệu được sử dụng, đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký với
dụng ý xấu.

Thủ tục phản đối, đình chỉ hiệu lực và ngăn cấm việ
c sử dụng

Nếu luật áp dụng cho phép các bên thứ ba phản đối đăng ký của một nhãn hiệu, SCP
khuyến nghị rằng việc tranh chấp với một nhãn hiệu nổi tiếng sẽ tạo thành một căn cứ
cho việc phản đối.

Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
28
Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, trong thời hạn không dưới 5 năm kể từ ngày việc đăng
ký nhãn hiệu được cơ quan nhãn hiệu công bố công khai, được quyền yêu cầu đình chỉ
hiệu lực đăng ký nhãn hiệu có tranh chấp với nhãn hiệu nổi tiếng bằng một quyết định
của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu đăng ký nhãn hiệu bị đình chỉ hiệ

có khả năng làm thiệt hại đến lợi ích của chủ sở hữu đó;
(ii) việc sử dụng tên hiệu kinh doanh có thể làm tổn hại hoặc giảm sút đặc
tính phân biệt c
ủa nhãn hiệu nổi tiếng một cách sai trái;
(iii) việc sử dụng tên hiệu kinh doanh lợi dụng một cách sai trái đặc tính phân
biệt của nhãn hiệu nổi tiếng.

Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có quyền yêu cầu ngăn cấm việc sử dụng tên hiệu kinh
doanh có tranh chấp với nhãn hiệu nổi tiếng bằng một quyết định của cơ quan có thẩm
quyền. Yêu cầu đ
ó sẽ được chấp nhận trong thời hạn không dưới 5 năm kể từ thời
Bản dịch này do Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) cung cấp
29
điểm chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng biết được việc sử dụng tên hiệu kinh doanh có
tranh chấp. Không giới hạn thời hạn trên đối với trường hợp có dụng ý xấu.

Câu hỏi tự đánh giá

Câu 9 Những yếu tố nào sẽ được thẩm định để xác định một nhãn hiệu có nổi
tiếng hay không?

Trả lời. Trong các yếu tố sẽ
được xem xét để đánh giá mức độ nổi tiếng của một
nhãn hiệu gồm có (i) chi phí dành cho quảng cáo và phạm vi tuyên
truyền quảng cáo đến các các khách hàng mục tiêu có liên quan; (ii) lịch
sử đăng ký nhãn hiệu bao gồm ngày đăng ký đầu tiên ở nước cụ thể; (iii)
phạm vi đăng ký nhãn hiệu ở cấp độ toàn cầu; (iv) tuyên bố của cơ quan
nhãn hiệu trong các vụ phản đối hoặc của tòa án về danh tiếng của nhãn
hi
ệu; và (v) giá trị của nhãn hiệu như là một tài sản trong sổ sách kế toán

lực bảo hộ. Có hai khả năng là việc bảo hộ bắt đầu từ ngày nộp đơn, đây là cách phổ
biến nhất trong các luật nhãn hiệu, hoặc từ ngày đăng ký theo cách tiếp cận ở Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, theo điều 4 Công ước Paris quyền ưu tiên sẽ được tính ngược trở lại ngày
nộp đơn đăng ký, với điều kiện đơn nộp ở nước ngoài phải đượ
c nộp trong vòng 6
tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên.

 Các quyền phát sinh từ đăng ký nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu đã được đăng ký có độc quyền sử dụng nhãn hiệu. Định nghĩa
ngắn gọn về các đối tượng cụ thể của các quyền đối với nhãn hiệu bao gồm: quyền sử
dụng nhãn hiệu và quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu đó.

(a) Quyền sử dụng nhãn hiệu

Quyền sử dụng tuyệt đối này thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu được ghi nhận trong hầu
hết các luật nhãn hiệu. Đương nhiên, quyền sử dụng cũng phụ thuộc vào các luật và
các quyền khác như một quyền bất kỳ khác được pháp luật quy định. Những điều
được phép theo luật nhãn hiệu có thể lại bị cấm theo luật cạnh tranh hoặc bởi quy tắ
c
công cộng.

Quyền sử dụng nghĩa là (i) quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu gắn nhãn hiệu lên hàng
hóa, côngtenơ, bao gói, nhãn, v.v. hoặc sử dụng nhãn hiệu theo cách thức bất kỳ khác
liên quan tới hàng hóa mang nhãn hiệu đã được đăng ký; (ii) quyền của chủ sở hữu
nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu của mình trong quảng cáo, giấy tờ, tài liệu giao dịch
kinh doanh, v.v. và (iii) quyền giới thiệu hàng hóa ra thị trường với nhãn hi
ệu đó.

Tuy nhiên khi chủ sở hữu nhãn hiệu đã đưa sản phẩm ra thị trường với nhãn hiệu của

Câu 10 Các dược phẩm mang nhãn hi
ệu được đưa ra thị trường Trung Quốc,
trên bao bì in chữ Trung Quốc. Người bán hàng ở cửa hàng giảm giá tại
Anh mua các dược phẩm này ở Trung Quốc và đóng gói lại trong bao bì
bằng tiếng Anh cùng với nhãn hiệu gốc. Chủ nhãn hiệu có thế phản đối
việc bán dược phẩm đó ở Anh hay không?

Trả lời Câu hỏi đầu tiên cần được trả lời là chủ sở hữu nhãn hiệu có cho phép
ngườ
i mua ở Trung Quốc bán hàng ở ngoài nước này hay không. Thứ
hai, tòa án sẽ phải xem xét liệu việc đóng gói lại có ảnh hưởng xấu đến
các điều kiện của hàng hóa hay không. Tòa án quyết định rằng vấn đề
về điều kiện liên quan đến cả điều kiện vật chất và điều kiện “tinh thần”
của hàng hóa, nghĩa là uy tín của hàng hóa. Nếu việc đóng gói lại đã
làm tổ
n hại chất lượng của dược phẩm thì chủ sở hữu nhãn hiệu có thể
phản đối. Ngoài ra, nếu việc bán giảm giá do người nhập khẩu quyết
định có thể bị coi là làm tổn hại uy tín của hàng hóa thì đây cũng là một
căn cứ khác để phản đối việc nhập khẩu.

(b) Quyền ngăn cấm người khác thực hiện hành vi xâm phạm về sử dụng nhãn
hiệ
u

Với chức năng cơ bản của nhãn hiệu là phân biệt hàng hóa của chủ sở hữu với hàng
hóa của chủ sở hữu khác nên chủ sở hữu nhãn hiệu có thể phản đối việc sử dụng nhãn
hiệu tương tự gây nhầm lẫn nhằm ngăn không cho người tiêu dùng và công chúng nói
chung bị nhầm lẫn. Điều này là cốt lõi của quyền độc quyền cấp cho chủ s
ở hữu nhãn
hiệu thông qua việc đăng ký.

dịch vụ.

Khi mộ
t nhãn hiệu đã đăng ký được sử dụng bởi người không phải là chủ sở hữu nhãn
hiệu trong quảng cáo so sánh thì điều này được xem là không sử dụng nhãn hiệu.

Câu hỏi tự đánh giá

Câu 11 Một người quảng cáo dịch vụ điện thoại di động đưa ra một quảng cáo
so sánh tỷ lệ quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh được nêu tên. Nếu
các tên này cũng được
đăng ký nhãn hiệu, thì chủ sở hữu các nhãn hiệu
đó có thể viện dẫn sự việc nêu trên để khởi kiện về hành vi xâm phạm
quyền đối với nhãn hiệu hay không?